恶意提起知识产权诉讼的判断标准
文/最高人民法院
佟 姝（再审审查承办人）
【裁判要旨】
在因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷中，判断当事人提起知识产权侵权之诉是否具有主观恶意，应当考虑当事人的权利基础及其对该种权利基础的认识能力、当事人提起侵权诉讼的目的等因素。
【案号】
一审：（2016）苏02民初71号
二审：（2017）苏民终1874号
再审审查：（2019）最高法民申366号
【案情】
原告：江苏中讯数码电子有限公司（以下简称中讯公司）。
被告：山东比特智能科技股份有限公司（以下简称比特公司）。
案外人TELEMATRIX公司于1999年在欧盟等地注册了第9类电话机商品上的TELEMATRIX商标，后赛德公司兼并TELEMATRIX公司。1998年起，赛德公司开始委托比特公司加工酒店专用电话。2006年起，赛德公司开始委托中讯公司加工TELEMATRIX品牌酒店电话。后赛德公司变更企业名称为美爵信达公司。2004年11月12日，比特公司的前身兖矿比特公司在第9类电话机商品上提出TELEMATRIX商标（以下简称涉案商标）的注册申请，该商标于2007年5月28日被核准注册。2008年起，比特公司先后对包括中讯公司在内的赛德公司TELEMATRIX品牌电话的代工商提起商标侵权之诉。2008年3月28日，中讯公司向江苏省无锡市中级人民法院提起确认不侵犯比特公司涉案商标权的诉讼。此后，比特公司向山东省日照市中级人民法院提起商标侵权诉讼，请求判令中讯公司立即停止侵犯其注册商标专用权的行为并赔偿经济损失。2008年11月，日照中院将该案移送至无锡中院审理。在庭审中，比特公司明确要求中讯公司赔偿经济损失612万元。2009年10月30日，无锡中院分别作出（2008）锡民三初字第70号、（2009）锡知民初字第57号民事裁定（以下简称第57号诉讼），分别裁定准许中讯公司、比特公司撤回起诉。
2010年9月6日，美爵信达公司的关联企业北京美爵信达公司对涉案商标提出撤销申请。2013年7月22日，原国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）作出裁定认为，TELEMATRX电话机商品于2002年进入中国市场，迄今已经具有一定的知名度。比特公司自1998年起即与美爵信达公司的前身合作并为其加工生产酒店专用电话机，作为同业经营者，比特公司在同类商品上申请注册与美爵信达公司在先商标完全相同的涉案商标，构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标之情形，遂对涉案商标予以撤销。后经三级法院的司法审查程序，均对撤销结论予以维持。
2016年4月26日，中讯公司向无锡中院提出恶意提起知识产权诉讼损害责任诉讼，请求判令：1.比特公司赔偿中讯公司损失612万元和合理支出10万元，并在全国性媒体上消除影响；2.承担本案诉讼费用。具体事实与理由为：中讯公司是美爵信达有限公司TELEMATRIX品牌的酒店电话机在中国的代工生产商，比特公司也曾是美爵信达公司在中国的代工生产商。2008年1月，比特公司向中讯公司发送律师函，主张其拥有TELEMATRIX商标专用权（注册号为第435950号，核定商品包括电话机），认为中讯公司宣传、生产、销售TELEMATRIX商标的电话机产品构成商标侵权，要求中讯公司停止上述行为。2008年3月，比特公司向日照中院起诉中讯公司侵犯上述注册商标专用权，要求中讯公司停止侵权、赔偿损失。比特公司还于2008年8月向工商部门投诉，要求对中讯公司进行查处。2009年11月，比特公司以需要新证据为由，申请撤诉并获无锡中院准许。迫于比特公司压力，中讯公司被迫终止与美爵信达公司关于TELEMATRIX品牌电话机的代工合作，损耗了大量产品和物料，比特公司上述行为给中讯公司的生产经营造成了巨大损失。此后，比特公司的注册商标被司法机关以构成抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标为由撤销。据此，比特公司向中讯公司提起诉讼的行为构成恶意诉讼，情节恶劣，破坏了中讯公司在行业内的声誉，致使中讯公司失去了巨大商业机会，并造成了巨额经济损失。
被告比特公司辩称：比特公司提起诉讼的行为是正常的民事诉讼，不存在恶意诉讼的任何要件。中讯公司所称的巨额损失缺乏事实和法律依据，无论其是否产生了经济损失，都与比特公司的诉讼行为没有关联。
【审判】
无锡中院一审认为，比特公司向中讯公司提起商标侵权诉讼系恶意诉讼行为。理由如下：第一，比特公司在提起涉案诉讼时，虽然获得了TELEMATRIX商标注册，但此后商评委认定比特公司以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，并据此裁定撤销了该商标。因此，TELEMATRIX商标系比特公司用不正当手段获得注册并最终被撤销，在法律效力上属于自始无效，据此可以认定比特公司在提起涉案诉讼时不具备合法的权利基础。第二，在TELEMATRIX商标被撤销的情形下，比特公司如系出于恶意提起涉案诉讼，则有可能承担损害赔偿责任。首先，根据涉案生效行政判决认定，比特公司系将他人在先使用、已有相当知名度及影响力的TELEMATRIX商标申请注册为自己的商标，其行为具有明显的不正当性，属于法律规定的可撤销情形之一。同时，比特公司在其网站中也明确，TELEMATRIX为国际知名酒店电话品牌，从而可以证明其在明知“TELEMATRIX”为他人在先使用的知名商标的情况下将该文字注册为商标，其申请注册行为有违诚信，具有显而易见的恶意。上述恶意行为对于涉案诉讼是否为恶意诉讼的判断及认定具有重要的意义。其次，比特公司在恶意获得商标注册后，以商标权人的身份威胁中讯公司停止生产、销售相应产品，并最终提起侵权诉讼，试图以此方式迫使中讯公司不再接受相关委托，停止代工生产行为，从而达到控制TELEMATRIX商标商品在国内市场的生产、销售并据此获取非法利益的目的。如前所述，TELEMATRIX为国际知名酒店电话机品牌，在欧盟等地已经获得注册，中讯公司接受委托加工该品牌电话机产品具有正当性。因此，比特公司虽然在中讯公司提起不侵权诉讼之后提起涉案诉讼，但其提起涉案诉讼的实质目的仍然在于损害中讯公司的合法权益。第三，比特公司的涉案诉讼行为会对中讯公司的生产经营产生负面影响，中讯公司接受委托加工TELEMATRIX电话机产品的经营交易机会必然会失去，故涉案诉讼损害了中讯公司的合法权益，造成其经济损失，比特公司应当承担赔偿损失的法律责任。
综上所述，无锡中院一审认定，比特公司的涉案诉讼行为构成恶意诉讼，并给中讯公司造成了经济损失，应当承担消除影响、赔偿损失的法律责任。遂判决比特公司刊登声明消除影响，并赔偿中讯公司经济损失及合理开支100万元。
比特公司不服一审判决，向江苏省高级人民法院提起上诉。
江苏高院经审理认为：比特公司提起涉案诉讼符合恶意提起知识产权诉讼的构成要件，构成恶意提起知识产权诉讼。第一，比特公司提起涉案诉讼不具有实质上正当的权利基础。比特公司提起涉案诉讼时，虽然表面上拥有TELEMATRIX商标权，但该商标权是比特公司以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标而取得的，其并不享有实质上正当的权利基础。第二，比特公司提起涉案诉讼时主观上具有恶意。首先，比特公司在申请注册TELEMATRIX商标时具有恶意。相关生效裁判均已认定，比特公司违反商标法第三十一条的规定，TELEMATRIX商标系以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，也即比特公司在申请注册时，已经明知TELEMATRIX商标系他人已经使用并有一定影响的商标，自己是以不正当手段予以抢注，具有恶意。客观上，比特公司作为相关行业的经营者，对TELEMATRIX商标具有较高知名度和影响力确实知晓。比特公司应当预知其以不正当手段抢注TELEMATRIX商标违反商标法第三十一条的规定，属于可被依法撤销的情形。其次，比特公司提起涉案诉讼时具有恶意。如前所述，比特公司申请注册TELEMATRIX商标时，明知该商标系抢注他人在先使用并有一定影响的商标，其获得该商标注册不具有实质上的正当性。比特公司在2008年3月19日提起涉案诉讼之前,即2008年2月14日，仍在其公司网站上宣称“作为国际上与德利达、TELEMATRIX齐名的三大酒店电话机品牌之一，比特在产品和服务上一直追求领先”。该事实进一步证实了比特公司申请注册TELEMATRIX商标后，一直明知该商标系其抢注他人在先使用并有一定影响的商标，TELEMATRIX商标权应当由该商标在先使用并逐步积淀商誉的主体享有，其实质上不应当享有TELEMATRIX商标权。因此，比特公司在明知其实质上不应当享有TELEMATRIX商标权的情况下，恶意申请获得注册，并以损害中讯公司合法权益和获取非法利益为目的，公然针对中讯公司提起第57号诉讼，显属恶意。第三，比特公司提起涉案诉讼造成了中讯公司的损失，且该损失与其提起涉案诉讼具有因果关系。中讯公司因涉案诉讼被迫停止生产、销售TELEMATRIX商标产品的活动，丧失了相关交易机会，被迫更换生产模具，报废相关物料，造成物料和人工损失。还因本案应诉支出了10万元律师费。显然，比特公司提起的涉案诉讼造成了中讯公司的损失，且该损失与涉案诉讼具有因果关系。综上，比特公司在明知TELEMATRIX商标系抢注他人在先使用并有一定影响的商标情况下，以损害中讯公司合法权益和获取非法利益为目的，提起涉案诉讼，符合恶意提起知识产权诉讼的构成要件，已构成恶意诉讼。一审判决比特公司赔偿中讯公司经济损失及合理费用100万元，并无不当。二审法院遂判决驳回上诉、维持原判。
比特公司仍不服，向最高人民法院申请再审，请求撤销一审、二审判决。
最高法院经审查认为：民事诉讼法第十三条规定，民事诉讼应当遵循诚实信用原则。当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。同时，侵权责任法第六条规定，行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。本案所涉为恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷，其本质上为侵权责任纠纷的一种具体类型。比特公司提起涉案诉讼的行为，属于恶意提起知识产权诉讼。且因涉案诉讼的提起，中讯公司产生了律师费等诉讼成本，并因停止生产销售TELEMATRIX商标商品的活动丧失了交易机会、导致物料及人工损失，故比特公司应当承担赔偿经济损失等法律责任。据此，一审、二审判决认定事实和适用法律均无不当，遂依照民事诉讼法第二百零四条第一款、最高法院《关于适用民事诉讼法的解释》第395条第2款的规定,裁定驳回比特公司的再审申请。
【评析】
本案所涉为恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷，其本质上为侵权责任纠纷的一种具体类型。比特公司在本案中应当承担侵权责任的前提是，比特公司提起涉案诉讼的行为，属于恶意提起知识产权诉讼。判断比特公司是否存在恶意诉讼行为，应当从侵害行为、损害结果、侵害行为与损害结果之间的因果关系以及行为人的主观过错等几方面进行审查。本案中，比特公司曾于2008年针对中讯公司提起商标侵权诉讼，并要求判令中讯公司赔偿经济损失612万元。后根据比特公司的申请，无锡中院裁定准许其撤回起诉。在案证据显示，因比特公司对中讯公司提起第57号诉讼，中讯公司产生了律师费等诉讼成本，并因停止生产销售TELEMATRIX商标商品的活动丧失了交易机会、导致物料及人工损失。因此，现有证据可以证明，本案中存在侵害行为、产生了损害结果，且侵害行为与损害结果之间具有因果关系，故本案关键在于，比特公司提起涉案诉讼的行为是否具有恶意。
民事诉讼是知识产权人维护自身权益的重要途径，人民法院应当依法保障知识产权人在其权利范围内获得充分和严格的保护。但民事行为的实施、民事诉讼程序的启动，同样应当遵循诚实信用、禁止权利滥用的原则。判断当事人提起知识产权诉讼是否具有主观恶意，应当重点考虑如下因素：
一、当事人在知识产权侵权诉讼中的权利基础及对该种权利基础的认识能力
本案中，比特公司于2008年启动涉案诉讼程序。2013年7月22日，商标评审委员会作出［2013］第23303号《关于第4359350号TELEMATRIX商标争议裁定书》，以构成商标法第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标”为由，将作为涉案诉讼权利基础的第4359350号TELEMATRIX商标（即涉案商标）予以撤销。后历经三级法院的司法审查程序，最高法院于2014年12月15日作出（2014）知行字第93号行政裁定，驳回比特公司的再审申请。至此，涉案商标自始不具有法律效力，且相关判决认为，基于美爵信达公司的TELEMATRIX商标在涉案商标申请日之前已经具有的知名度，比特公司申请注册涉案商标的行为难谓善意。由此可见，基于生效判决的明确认定，涉案商标权自始不具有正当性基础，且在权利取得之初，比特公司对于其权利基础的正当性即应当具备相应的认识能力。
二、当事人提起知识产权侵权诉讼的目的
根据原审法院查明的事实，比特公司与中讯公司曾先后接受赛德公司的委托，为其加工酒店电话机产品，系具有竞争关系的同行业经营者。结合已为生效判决确认的事实，作为涉案诉讼权利基础的涉案商标，系比特公司以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标，以及比特公司在提起涉案诉讼之前，即在其网站上宣传“作为国际上与德利达、TELEMATRIX齐名的三大酒店电话机品牌之一，比特在产品和服务上一直追求领先”，并先后对美爵信达公司及其代工企业提起侵害商标权之诉等事实，确难认定比特公司是以依法维权为目的、正当行使其诉讼权利的行为。
综上，一审、二审法院认定比特公司启动涉案诉讼程序的行为，属于恶意提起知识产权诉讼，该结论于法有据。
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